国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心
摘要：对于优先权的审查规定，在要求本国优先权时，在先申请应当尚未被授权且在先申请自后一申请提出之日起即被视为撤回。因此，本国优先权的审查程序中需要对在先申请是否已被授权进行核实判定，但是专利法和审查指南中的没有给出统一的判断标准。本文从具体案例出发，分析本国优先权在先申请的授权判断标准，并给出了要求本国优先权的在先申请已被授权后的建议性的处理方法。
关键词：本国优先权；授权；在先申请
一、 相关法规
优先权制度源于1883 年签订的《保护工业产权巴黎公约》，目的在于方便缔约国国民向本国提出专利申请后再向其他缔约国提出申请。为使本国申请人也享有同等的权益，能在提出专利申请之后的一定期限内就相同主题在中国再次提出申请。本国优先权指的是申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请起十二个月内，又以该发明专利申请为基础向专利局提出发明专利申请或者实用新型专利申请的，或者又以该实用新型专利申请为基础向专利局提出实用新型专利申请或者发明专利申请的，可以享有的优先权。
要求本国优先权的申请可享有在先申请的申请日，但如果在先申请如果已授权，则相同主题的在后申请享有优先权的话，可能会造成重复授权问题。《专利法》第九条第一款规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。所以，为了避免重复授权，要求作为优先权基础的在先申请不能被授予专利权，并且，在先申请自在后申请提出之日即视为撤回。
二、 何谓“授予专利权”
为了避免重复授权，作为优先权基础的在先申请不能被授予专利权，但是目前对于授予专利权的概念主要有以下几种观点，一种观点认为审查员发出授予专利权通知书即为授予专利权，还有一种观点认为专利申请已经授权公告，即发出专利证书即为授予专利权。
实际上授予专利权是授予行使专利的权力，而具备什么条件才能授予行使专利的权利呢？理论上只要审查员发出授权通知书和办理登记手续通知书，并且申请人具备取得专利权的条件，就应该认为可以授予专利权，至于颁证公告以及颁发证书的程序属于内部流程，并不影响授予专利权的条件。在《专利审查指南2010》第一部分第一章 6.2.2.1 中也规定，审查优先权时，如果发现专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且申请人已经办理了登记手续的，审查员应当针对在后申请发出视为未要求优先权通知书。该规定即明确了授予专利权的判断条件是已经发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且申请人已经办理了登记手续。
三、 案例分析
案例（一）
申请号 ：201010212335.1
申请日：2010 年 6 月 29 日
案例情况：要求于2009年12月17日提交的申请号为200920317743.6的实用新型申请的本国优先权。审查员审查本国优先权的时候，发现在先申请已发出“授予实用新型专利权通知书”与“办理登记手续通知书”，这两份通知书的发文日均为 2010 年 6 月 29 日，与在后申请日为同一天，且申请人已于 2009 年 12 月17 日提前缴纳了相关费用。针对这种情况，在后申请的审查员认为申请人提出在后申请时在先申请尚未授权，因此，审查员依据专利审查指南和审查操作规程判定在后申请要求的本国优先权成立，发出初审合格通知书，在先申请被视为撤回。但申请人收到视为撤回通知书后，意见陈述在后申请提出时已经办理了登记手续，在后申请的本国优先权应该不能成立，希望对在先申请进行授权。
案例分析：参考《专利审查指南2010》第一部分第一章 6.2.2.1中提到，在先申请和要求优先权的在后申请应当符合“该在先申请的主题，尚未授予专利权”，这一项应当以在后申请的申请日为时间判断基准。
同时，在审查优先权的过程之中，审查员以专利局是否已经对在先申请发出“授予专利权通知书”和“办理登记手续通知书”以及申请人是否已经办理了登记手续作为在先申请是否已经被授权的判断标准。但是如果在先申请的“授予专利权通知书”和“办理登记手续通知书”的发文日与在后申请的申请日为同一天，或者在先申请办理登记手续日与在后申请的申请日为同一天的情形之下，审查员的操作尚未有一个固定的标准。
同时，还存在一种更通常的情形，即在后申请为纸件申请，经过扫描代码化装库等程序，案件实际进入审查系统的时间相较于电子申请会有延迟，可能导致在后申请符合优先权提出的时间条件，却由于进入审查系统的时间晚于在先申请颁证公告准备日，因此导致该在先申请最终完成了颁证公告，并发出了专利证书，从而出现在先申请已颁证公告而在后申请优先权又成立的矛盾结论。
对于这种通常的情形，主要有两种处理方式：（1）由于先申请已经完成授权公告，且仍处于专利权维持状态，授权公告的事实又无法更改，因此该在后申请的审查员可以以专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且申请人已经办理了登记手续为由对在后申请发出视为未要求优先权通知书，且由于申请人已经获得了在先申请的专利权，该在后申请的技术方案已记载在先申请公开的内容中，因此在后申请没有授权前景，申请人可以主动撤回该在后申请；（2）该在先申请不做国优视撤处理，而是继续维持专利权有效，该在后申请也可以享受该优先权，由后续审查程序来判断是否有重复授权问题。
案例（二）
申请号：200910134797.3
申请日：2009 年 4 月21 日
案例情况：要求于2008年4月22日提交的申请号为200820077066.0的实用新型申请的本国优先权。审查员审查本国优先权的时候发现其在先申请已发出“授予实用新型专利权通知书”与“办理登记手续通知书”，这两份通知书的发文日均为2008年12 月26日，且申请人于 2009 年3月6日缴纳了相关费用。针对这种情况，在后申请的审查员认为申请人提出在后申请时在先申请已经授权，因此，审查员依据专利审查指南和审查操作规程判定在后申请要求的本国优先权不符合规定而不成立，并于2009年7 17日发出视为未要求本国优先权通知书。但申请人收到视为未要求优先权通知书之后，意见陈述认为在先申请尚未被授权，因此在后申请的优先权应当成立，在先申请应当被撤回，并提出复议请求，经过行政复议，专利局作出最终结论，认为申请人意见合理并同意申请人在后申请的优先权成立，在先申请视为撤回。
案例分析：
在审查流程之中，审查员发出了“授予专利权通知书”和“办理登记手续通知书”且申请人办理了登记手续之后，专利申请就进入公告准备的阶段，然后进行公告。而专利申请进入公告准备阶段后，在审查系统之中便不再受在后申请的影响而被挂起或者撤回。因而，基于审查的需要，专利审查指南和审查操作规程中规定了审查员在审查本国优先权时，在后申请提出时，如果专利局已经针对在先申请发出了授予专利权通知书和办理登记手续通知书，且申请人已缴纳相关费用的，视为在先申请已经被授权。但是，专利法第三十九条中规定了“发明专利权自公告之日起生效”，依据专利法中的要求发明专利权以公告之日作为被授权的界限更加符合法律法规。这与专利审查指南之中关于认定在先申请是否被授权的规定发生了冲突。因而，针对一些特殊的情况，如本文案例（二）所列特殊案例，专利审查指南和操作规程中的处理规定与专利法尚不统一。
四、思考和建议
综合审查员审查的便利性和规范性，笔者建议对于本国优先权审查，对于在先申请的处理方式如下 ：
审查优先权时，如果发现专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且申请人已经办理了登记手续时，若优先权的要求符合规定，审查员可对在先申请的公告状态进行查询，若在先申请尚未公告，审查员可发出补正通知书，要求申请人进行意见陈述，申请人可以退回已发出的授予专利权通知书，专利局收到退回的通知书后应当将申请人已缴纳的有关费用退回，则本国优先权合格；或申请人可以进行意见陈述，保留在先申请的发明专利权，则审查员针对在后申请发出视为未要求优先权通知书。若在先申请已经公告，即在先申请已经授权生效，审查员直接针对在后申请发出视为未要求优先权通知书。