江南大学2018级法律（非法学） 林强强
摘要：近年来随着我国外贸规模不断扩大，增长速度不断提高，对外贸易定牌加工模式也发展迅猛，但是对于定牌加工模式是否会构成商标侵权行为一直饱受争议，并在实际的司法审判实践中也先后出现过不同的判决结果。本文将结合2019年最高院发布的指导案例，对定牌加工的商标侵权问题进行分析。
关键词：涉外定牌加工；商标权；侵权
一、基本案情介绍
恒胜集团公司接受缅甸美华公司（以下简称美华公司）委托，对一批摩托车三件进行承揽加工，相应的出口事宜由恒胜鑫泰公司负责，美华公司拥有在缅甸的相应商标权，同时美华公司给予了恒胜集团公司在生产的相应产品上贴附HONDAKIT商标的权利。后被昆明海关查获，本田株式会所提起诉讼。经历一审、二审，最后诉至最高院。
结合双方提出的诉辩观点，争议焦点集中在对于被诉侵权行为性质认定，最终最高院再审维持一审判决，恒胜集团的定牌加工构成了商标侵权行为，判令恒胜集团立即停止侵权行为并对本田株式会社进行赔偿。
此次判决与我国以往的涉外定牌加工案例存在审判思路的巨大转变，并在理论上做出了突破与创新，下文将围绕争议焦点进行分析。
二、涉外定牌加工行为的争议焦点分析
（1）涉外定牌加工行为是否构成“商标的使用”行为
涉外定牌加工行为是一种基于外国委托人的要求，由中国国内加工商进行商品加工并交付给外国委托人，在国外进行销售的出口贸易模式。而商标侵权行为根据商标法第57条的规定可以分为以下几类：（1）在相同或相近似商品中使用相同或相近似的商标，容易造成混淆的；（2）销售侵犯侵犯商标权的商品；（3）伪造或擅自制造他人注册商标或对进行销售。（4）未经同意，对注册商标进行更换并投入市场，以及其他给他人注册商标权造损害的行为。涉外定牌加工主要涉及第一类的侵权行为，这种侵权行为的动词“使用”是一个关键的判定因素.根据商标法第四十八条规定:“商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为.”即通过将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中两种行为方式,对相关公众发挥商标的识别效果，可以认定为构成“商标的使用”。在以往的经验及判例中，这里的相关公众一般认为是消费者。
一般来说，商标的最主要价值也就在于使用时的识别效果，能够帮助相关公众快速识别并从花样繁多的商品中进行选取,但是侵犯商标权的行为例如使用虚假商标等则会造成消费者对于商品的混淆,损害商标所有人的权益。这其中存在一个隐含逻辑即商品只有存在与公众的市场中，才能够被公众接触到，从而造成混淆，换言之，没有被投入使用的商标由于没有接触到公众，那么它就如同被封存于一间无人的仓库中，并不能具备商标的作用，也就不能认为构成“商标的使用”。所以商标发挥出识别效果，并且被相关公众接触，才能认为是构成“商标的使用”两个条件是缺一不可的。
而本文讨论的涉外定牌加工产品，是特指经中国海关报关出口到其他国家的产品，其最终目的地或销售地并不在中国，它所对应的是国外市场，从生产到出口的过程形成了一个完整的闭环，即使存在将商标印制在商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上的行为存在，在没有流通到国内市场的情况下,也就不会接触到相关公众，也就不会在中国范围内造成混淆。基于前述逻辑，涉外定牌加工行为是不符合商标法上的“使用”定义的。
2014年最高院审理的（“PRETUL”商标案）和2016年最高院审理的（“东风”商标案），都是依据上述逻辑进行了判决，理由为：由于被诉的涉外定牌加工商品，其全部需要被出口至境外，而没有在中国市场上流通，故不在中国境内发挥识别功能，故认定为商标侵权行为是不成立的。作为最高院的的典型判例，这种审判思路也得到其他地方法院的学习与借鉴，审判结果也大都倾向于类似的理由，认为涉外定牌加工行为不构成商标侵权。
但是最高院的审判思路在本次案件中产生了巨大的转变,从三个方面论证了涉外定牌加工行为构成商标侵权，使得在理论上判定涉外定牌加工构成商标侵权成为了具备了可能性。
首先最高院重新解释了“商标使用”：一般认为涉外定牌加工行为包括了在生产加工过程中，将商标标注、印制在商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，而在这个过程中商标已经发挥了作用，使得商品能够被区分识别。即生产、贴牌这种行为本身已经使商标具备了区分产品来源的功能。
其次是最高院对于相关公众的内涵也进行了扩展：认为涉外定牌加工商品过程中在各个环节接触到商品的经营者也应该纳入相关公众的范围。相关主体范围的扩大，使得涉外定牌加工商品虽然没有进入市场流通阶段，只是被加工、运输的经营者接触，仍然属于商标被相关公众接触。结合第一点就是涉外定牌加工行为将商标标注、印制在商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，能够发挥标识功能,同时能够被经营者等相关公众所接触，就可以认定为构成“商标的使用”也就存在造成混淆的可能。其实早在2002年，最高院发布的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条就规定规定:“商标法所称相关公众,是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”所以这次的内涵解释也有充足的依据。
最后对于传统概念中商标权的使用地域限制进行了新的解释：认为随着世界贸易联系不断加强，互联网商务日益发展，涉外定牌加工商品即使出口至国外，仍然存在回流到国内市场进行销售的可能性。也就存在让国内消费者接触并产生混淆的可能性。
基于上述三个理由，最高院认为涉外定牌加工行为中，存在公众接触，商标在加工生产等过程中发挥了标识的作用，再基于造成的后续商品误认以及在国内的相应商标权利缺失等原因，构成商标侵权。
（2）涉外定牌加工行为是否构成商标侵权
基于最高院的解释，确定涉外定牌加工行为构成“商标的使用”之后，是否构成商标侵权，需要综合考虑以下几种因素：
1、商品或服务的类别和近似程度。根据《与贸易有关的知识产权协议》规定在相同的
商品上使用相同的商标，混淆必定会产生，并以此确定侵权行为的成立。而如果是在同种商品上使用不相同商标、或者在类似商品上使用相同或不相同的商标时，就需要进一步对于混淆可能性进行甄别判断，以确定是否构成侵权。
2、加工方是否尽到合理审查义务。在以往的案例中，加工方经常以尽到合理审查义务作为抗辩依据,在加工方对于委托方的商标资质进行了合理审查,同时能够提供委托方的相关商标资质证明,法院会认可加工方尽到了合理审查义务,排除了其加工方自身的侵权故意.这一判定的依据是基于最高人民法院于2002年印发《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中提及的对于 “贴牌加工"中多发的商标侵权纠纷要进行妥善处理。对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”
除上述两点之外，还应对加工产品是否完全交付至境外，或者是否存在其他商标侵权的情况进行综合考量。
此外在本案中，被告在涉外定牌加工产品上使用上使用“HONDAKIT”文字及图形，并且存在放大缩小部分图案的行为存在，并改变了其中部分的颜色搭配，经过比对，与本田株式会社享有注册商标保护圈的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标，具有导致相关公众混淆的可能性存在，基于上述存在接触商品的公众以及使用相同或类似商标两方面理由，认定被诉侵权行为构成商标侵权.此外加工方以尽到合理审查义务作为抗辩理由，也在本案中被最高院否决了，也不再像以往的案件一样能够成立。
（三）混淆可能性在定牌加工侵权认定中的适用
在定牌加工的合法性问题上，混淆可能性是无法回避的问题和讨论的热点。大部分承认定牌加工合法性的观点都是基于其不具备混淆可能性而言的。
但是部分学者持有不同的意见，基于2009年最高人民法院印发的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局的若干问题的意见》的通知中指出：未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外，认定侵权行为时不需要考虑混淆因素。以此来认定混淆可能性不应该作为判断商标侵权的原则。
在本案中最高院对混淆可能性的适用重新进行了明确阐释。商标法第57条规定:“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权:……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”。商标权的基本功能与其他知识产权不同，其不需要过多的独创性、新颖性，也不需要很多的智力成果，其主要功能是区分商品或服务来源的，使得相关公众对商品来源产生混淆、误认本质上已经是对商标权识别功能的破坏，也是对商标权的侵犯。
另一方面从法律规定出发，商标侵权的归责原则应当属于无过错责任原则，且不需要将造成实际损害作为侵权构成要件。从字面及法理层面出发，前述商标法第57规定的“容易导致混淆的”，所指应该是如果相关公众接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不实际要求相关公众接触到被诉侵权商品，也并不要求混淆的事实确定发生。
根据长期以来判例结果，涉外定牌加工一直被法院认为是不侵犯商标权的例外情形，尽管结果的认定有些固化，但是一直被各地法院所沿用参考，但是本案的判决似乎意味着我国法院对涉外定牌加工定性的基本观点的变化。
（四）商标地域性在定牌加工侵权行为认定中的适用
商标权的地域性是国际社会普遍承认的商标权基本属性。是指商标权仅在其注册国内有效。商标权主体仅在注册国范围之内享有商标的独占使用权利，并排除他人未经许可而进行使用相同或类似商标。也就是说在外国注册的合法商标不能享有中国国内商标法上的权利。
最高院在本案例中指出商标权作为知识产权，具有地域性，对于在中国没有获得注册保护的商标，即使其在外国获得了商标注册保护，根据地域性，它在中国也不享有注册商标专用权。同时与之对应的，中国境内的涉外定牌加工方获得的对方通过授权书赋予的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利形式，也不能够作为一种商标权利被认可，也就不能作为商标侵权的抗辩事由。
三、涉外定牌加工的审判思路转变及建议
涉外定牌加工作为一种常见的国际贸易模式，在我国改革开放之后，为我国的经济发展注入了强大的动力，也做出了不可磨灭的贡献。法律作为上层建筑是建立在经济基础之上，在发展初期，我国的司法实践都对涉外定牌加工模式进行了一定程度上的特殊保护，尽管法院方面一直强调不能将某一种商业贸易模式固化为商标侵权模式的例外情况，但是在实际中，各地法院通常都不会认为涉外定牌加工构成商标侵权.但是随着经济社会的发展，我国对于知识产权的保护日益提高，经济发展思路也从以往的粗放型，效益至上的发展模式转变为追求高质量，保护创新，激发内生动力的发展模式，所以涉外定牌加工模式也在逐步的退出历史舞台，尤其是像本案例这种，只在国外具有注册商标权但是在中国境内不享有注册商标保护的情况,会逐渐被认定成为侵犯商标权的典型情况。总体来说，运用相同的规则来对国内外权利主体进行平等保护，避免特殊待遇有利于维护我国的法律发展，获得国内外主体的内心认可，更有利于初级市场主体之间的公平竞争，促进市场活力。
对于从事涉外定牌加工的国内主体来说，在面对涉外定牌加工贸易时，相较以往需要面临更大的诉讼风险。所以加工方应提高自身的审慎义务意识，对于委托人获得的商标权进行全面的审查，不知局限委托人本国范围，还需要对在中国国内是否具有商标权进行全面考察。在签订合作协议时，就应该对对方的注册商标规范性进行注意，避免侵权风险，并注意防止超过有效期等情况的发生。如果发现对方没有在中国注册商标，应要求对方进行注册或者进行其他权利保护，否则不应展开合作，避免侵权风险。
在没有明显的侵权风险，并存在合作必要性的情况下，应当在合同中提高对方的保证义务或赔偿责任等，如果对方有注册商标的权利瑕疵，应要对方在一定期限内完成权利补正，并在补正后完善权利授权，来维护注册商标权利。
综上，涉外定牌加工在我国将会面临到更多的法律风险，加工方应更加注意自身的权益保护，避免风险与损失的发生。风险同时也意味着机遇，在通过法律维护市场主体的合法权益的同时，也会淘汰一些通过不法手段进行牟利的主体，整体性的带来市场化水平的提高与进步，促进我国经济社会的向好向快发展。
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作者简介：林强强（1994-），男，浙江温州人，江苏省无锡市江南大学法律硕士（非法学）2018级 研究生 研究方向：民商法