蔡婷婷
国家知识产权专利局专利审查协作湖北中心 湖北省武汉市 430070
1、修改超范围的法律依据
专利法第三十三条：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
初步审查中，只有当审查员发出了审查意见通知书，要求申请人修改申请文件时，才需对申请人就此作出的修改是否明显超出原说明书和权利要求书记载范围进行审查。如果申请人对申请文件进行修改时，加入了所属技术领域 的技术人员不能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义 地确定的内容，这样的修改被认为超出了原说明书和权利要求书记载的范围。以下有几种明显涉及专利修改超范围的，例如：
1）、申请人修改了数据或者扩大了数值范围；
2）、申请人删除了某个或者某些技术特征；
3）、说明书中补入原说明书和权利要求书中没有记载的技术特 征并且借助原说明书附图表示的内容不能毫无疑义地确定的，
2、如何判断“放弃式”修改超范围
在实际的审查过程中，针对经过修改的文本，首先应当判断是否存在修改超范围的问题，因此，对于修改超范围的判定至关重要。根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定，在答复审查意见通知书时，对申请文件进行修改的，应当针对通知书指 出的缺陷进行修改，如果修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，则这样的修改文本一般不予接受。但是，在2010年修订后的审查指南中又指出“然而，对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十 一条第三款的规定，但其内容与范围满足专利法第三十三条要 求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是针对通知书 指出的缺陷进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。”因为这样的处理方式是有利于节约审查程序，符合善意审查原则的，审查指南中还介绍了接种即使修改的内容没有超出原申请文件的记载，但是由于不能视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改而不予接受的情形，常规的各种不予接受的情形在此处不详细介绍，这里我们主要讨论关于“放弃式”修改能否被接受的情形。
关于“放弃式”修改的研究，在这里，又不得不提到审查工作的指路明灯-专利审查指南在“不允许的删除”章节中有提到“如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原 数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发 明的新颖性和创造性，或者鉴于当该特征取原数值范围的某部 分时发明不可能实施，申请人采用具体 “放弃” 的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使得要求保护的技术方案中的数 值范围从整体上看来明显不包括该部分，由于这样的修改超出 了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被 “放弃” 的数值时，本 发明不可能实施，或者该特征取经 “放弃” 后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许。”，显然，在审查指南中仅提到了对于有关数值范围取值的“放弃式”修改，但是实际上，除了有关数值范围的“放弃式”修改外，我们偶尔也会碰到化学领域的“放弃式”修改，比如申请人可能在修改的权利要求中加入“加入的溶剂不包括乙腈”，此种修改很可能是出于审查员在通知书中所引用的对比文件公开了“加入的溶剂为乙腈”的技术特征，申请人为了规避对比文件公开的内容而采用了“放弃式”修改，这种情况在审查指南中并没有提到，可是在实际的审查过程中却不能保证不会碰到。下面我们从一个具体的事例来说明这样的情况。
案例：电解电容器的制造方法
原权利要求1 .一种电解电容器的制造方法，其包括：
第一工序，准备具备形成有电介质层的阳极体的电容器元件；
第二工序，使至少包含导电性高分子和第一溶剂的第一处理液浸渗于所述电容器元 件；和
第三工序，在所述第二工序之后，使包含每1分子具有3个以上羟基的多元醇化合物的 第二处理液浸渗于所述电容器元件。
在该案的审查过程中，审查员在第一次审查意见通知书中，利用一篇抵触申请作为对比文件1评述了该权利要求的新颖性：对比文件公开了一种电解电容器的制备方法，并具体公开了第1工序，准备具备具有电介质层的阳极体的电容器元件；第2工序，使至少包含导电性高分子和第1溶剂的第1处理液含浸于所述电容器元件；第3工序，在所述第2工序之后，在所述第1溶剂的至少一部分残留的状态下使包含溶胀化剂的第2处理液含浸于所述电容器元件，使所述导电性高分子溶胀化；其中所述溶胀化剂可以列举甘油、聚甘油等甘油类等（相当于每1分子具有3个以上羟基的多元醇化合物）。因此，在一通后，申请人进行了修改，在原始权利要求书中进一步限定了“多元醇化合物不包括甘油和聚甘油”。这样的一种“放弃式”修改是否能被接受呢？
在2011年修订的专利审查规程中提到了允许的三种“放弃式”修改，（1）允许从权利要求中排除不授予专利权的主题；（2）允许排除抵触申请的相关内容以使权利要求具备新颖性；（3）允许排除下述情况的现有技术而使权利要求具备新颖性：所述现有技术是指其所属技术领域于发明的技术领域相差很远，解决完全不同的技术问题，发明构思完全不同，所述现有技术对于发明的完成没有任何教导或启示。而且，若权利要求中所排除的现有技术可以评价本申请的创造性，那么可以直接认定根据该现有技术所作的具体“放弃“修改不符合专利法第33条的规定。本案显然属于第2中情况，申请人通过排构成除抵触申请的对比文件1的技术内容以使权利要求具备新颖性，因此可以接受。
但是，在此我们做一种假设，如果对比文件1并非是抵触申请，而是现有技术呢？本申请在说明书中明确记载” 若对此种状态的电容器元件赋予第二处理液，第二处理液会渗透至更内部，就连内部的导电性高分子也能溶胀化。因此，在第一处理液中优选至少使用包含水的液体溶剂作为第一溶剂。在使用包含水的液体溶剂作为第一溶剂时，第一处理液的稳定性也变高，因此从此种观点出发也是有利的。“并且在限定了第二处理液中包括的多元醇化合物为每1分子具有3个以上羟基的多元醇化合物，具有这样特征的多元醇化合物显然获得了更加优异的技术效果。对比文件1中则公开了如下技术特征”。。。。。“。也就是说实际上对比文件1并未意识到具有3个以上羟基的多元醇化合物具有更好的溶胀化效果，虽然对比文件1中列举的多种溶胀化剂中包括了甘油和聚甘油-具有3个以上羟基的多元醇化合物，但是这只是一种”偶然占先“的公开，那么如果申请人删除”偶然占先“的已知化合物使得权利要求具有新颖性的情况下，依据对比文件1的公开的内容，还能否进一步评述修改后的权利要求不具备创造性？就放弃式修改的立法本意来说，就一般而言，如果能够采用正面的语言来描述，则不允许采用“放弃式“修改方式，但是，由于申请人在撰写专利文件时，无法全面的得知现有技术或抵触申请，因此允许申请人以具体放弃的形式修改权利要求。
3、总结
放弃式修改设立的初衷，在于申请人在申请专利时，为了保护较宽的保护范围，获得更大的权利，往往会对实际做出的发明创造进行合理的概括，这种概括的范围有时候并非是客观上已经做出来的发明创造性，而是一种主观推断的结果，因而这种概括不恰当时，容易出现现有技术偶然公开了权利要求所保护的技术方案，但是由于申请要求保护的技术方案实际上是对现有技术做出了创造性贡献的，如果仅仅因为其保护范围内的部分或者个别技术方案缺乏新颖性就否定整个权利要求，不给予其合理的保护而损害申请人的利益。在这种情况下，就允许了具体放弃式修改这样一种修改方式，但是放弃式修改的标准严之又严，若能够采用正面的语言来描述，不建议申请人采用“放弃式“修改方式。
作者简介：蔡婷婷（1989-06），女，汉族，籍贯：湖北，当前职务：专利审查员，当前职称：中级，学历：硕士研究生，研究方向：专利审查