胡志强
上海点威知识产权代理有限公司 上海 200233
摘要：优先权制度源于《保护工业产权巴黎公约》，我国是巴黎公约成员国，我国《专利法》第29条、《专利法实施细则》第32条也对优先权做出了相关规定。本文例举一个案例，通过对该案例在发明专利实质审查阶段中优先权审查过程的梳理，结合优先权的作用，从技术层面探讨了优先权的利用策略、审查原则以及对公众利益的考量，希望能够对申请人及从业人员有所启发。
关键词：专利申请;优先权;利用策略;审查原则;
引言
从立法的角度来看，世界各国的目的与拟订专利权相同，但各国将根据各自的情况制定相应的国内专利法，从而使各自的国家专利法有所不同。但是，在某些例外情况下，这取决于专利申请是否成功。在专利申请中纳入优先权时，审查员必须在审查阶段确定优先权是否可以使用，以使后续的现有技术引用日期可以明确。因此，研究这个问题非常重要。
1专利优先权的起源与基本概念
1873年，匈牙利举办了关于世界发明的维也纳展览，并颁布了一项特别法，规定涉及所有外国人的发明、商标设计和设计可以暂时得到保护。与此同时，召开了维也纳宗教改革大会，敦促各国政府“尽快就专利保护达成国际谅解”。1883年在巴黎举行的外交会议通过并签署了《保护商业产权巴黎公约》(《巴黎公约》)，正式确立了优先权原则。作为《保护商业权利巴黎公约》的一项基本原则，各国间专利优先权的原则大大促进了:(a)在欧洲国家缔结《巴黎公约》之前保护工业产权是指大多数国家只保护本国国民的财产权，而不保护外国国民的财产权；如果申请人在本国申请工业化权后不能及时到国外申请，可能会因自己的申请而导致国外不予批准。根据《巴黎公约》第4条，在提出缔约国第一次正式请求时，任何在一定时期内要求对相同内容的发明提供保护的个人申请者均可被视为一项请求。这意味着，在第一次申请日期至第二次申请日期之间提出的其他申请不损害第二次申请的新颖性和创造性，等同于第一次申请的优先权。优先权期间的公开公告或出版物不影响其随后申请的新颖性或创造性。其中一个例子是一家国内公司于2015年6月1日在我国申请专利发明，然后在12个月内再次在德国申请专利。由于我国和德国都是《巴黎公约》的缔约国，德国人的专利申请基于我国2015年6月1日的第一份申请。假设上述公司于2016年5月1日在德国申请，一家外国公司于2016年4月1日也在德国申请了同样的发明。如果没有优先规定，德国的专利很可能被授予外国公司，但是，如果要求确定优先权，德国专利申请的申请日将从2015年6月1日开始，从而使上述公司在德国的专利得到授权。
2优先权的审查
在优先权审查中，如果在专利申请日期之前检索到相近的对比文件，则可以引用该对比文件来评价专利的新颖性、创造性，如果在专利申请日期之前，优先权日之后检索到相近的对比文件，则不可以引用该对比文件来评价专利的新颖性、创造性。根据《专利法》第29条的规定，发明及实用新型具有12个月的优先权，外观设计具有6个月的优先权，根据《专利法实施细则》第32条的规定，可以引用实用新型优先权申请发明或实用新型，可以引用发明优先权申请发明或实用新型，但是在后申请申请优先权后，在先申请即视为撤回。所以要对于优先权的使用要比较谨慎。
3思考和建议
优先权制度是完全有益于申请人的。对于申请人，优先权可以有以下作用：（1）抢先申请，并通过在后申请要求优先权的方式，来修改、完善技术方案，（2）将符合单一性的若干在先申请，合并到一份在后申请中，减少专利费用，从而减轻申请人的负担，（3）在优先权期限内，重新提交一份与首次申请完全一致的申请，使该专利权的保护期延长。在实质审查工作中，为了保证优先权的效力，有时需要核实优先权。核实优先权时，将在后申请的权利要求和在先申请文件中的内容进行比较。在有些申请中，随着权利要求的修改，优先权是否成立的结论发生了变化，并且由于要求了多项优先权，出现不同优先权先后成立的情况。审查员在工作中应按照《专利审查指南》的相关规定，明晰优先权核实的对象和时机，并在优先权核实结果的基础上进一步调整检索策略，作出新颖性、创造性的审查结论。另外，优先权制度是有利于申请人的，在保护申请人利益的同时，也要考虑到公众利益的平衡。因此，在优先权制度中，对于在先申请的完善是有限度的，必须符合相关要求。申请人和专利代理师撰写和修改在后申请的权利要求书时，以及审查员对于优先权的核实原则时，应当基于《专利审查指南》中关于优先权核实的一般原则中的“该技术方案能从在先申请中直接和毫无疑义地得出”，不能扩大可享有优先权的权利要求范围，以免造成申请人优先权权益的丧失或对公众利益的损害。
4我国优先权制度的完善
1)2021年最新实施的专利法已经修改了外观设计优先权的有关规定，按照发明和实用新型引进优先权的规定，优先权为6个月，以保护申请人在该国的利益。 (2)在后申请提出优先权请求后，可以给予申请人一次通知书确认，再认为申请已被撤回，以便给予申请人更多考虑的机会，决定其最终是否撤回在先申请，以最大限度地保护申请人的利益。
2)结束语
综上所述，在新时期背景下，科学技术实现了快速发展，诸多技术在融入科学技术后，出现了变动，在技术出现变动后，专利申请人员需要申请设计方案的变更。此时，可能会出现涉及多项优先权、申请人自身优先权文件成为对比文件等现象，这些现象的存在，必然会影响创造性。建议专利申请者调整申请时间和杜绝提前公开的方式，对上述现象进行规避，从而实现预期的目的。
参考文献
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