舒露锋
国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心
摘要：本文通过对一个实际案例中申请人的两次修改是否符合专利法实施细则第51条第3款规定的内容进行讨论，针对不同的观点提出自己的看法，认为申请案件积压仍是当前急需解决的主要矛盾，审查员应当在不损害申请人相对合法权益的前提下尽量提高行政效率，达到行政工作效率和公平之间的平衡。
关键词：专利法实施细则第51条第3款、审查周期、行政工作效率
一、引言
专利法实施细则[1]第51条第3款（以下简称R51.3）对专利申请文件的修改做出了规定，申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。
对上述R51.3的规定，《专利审查指南2010》第二部分第八章第5.2.1.3节进行了细化：如果修改的方式不符合R51.3的规定，则这样的修改文本一般不予接受。然而，对于虽然修改的方式不符合R51.3的规定，但其内容与范围满足《专利法》第33条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于节约审查程序。但是，当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受。
(l) 主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。
(2) 主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。
(3) 主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。
(4) 主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。
(5) 主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。
在实际审查过程中，审查员不能完全机械地套用指南中的相关规定，而应该在兼顾公平的同时综合考虑行政工作效率。
二、具体案例分析
下面结合实际审查过程中的案例针对《专利法实施细则》第51条第3款规定的对于发明专利的修改进行讨论。
申请号：2015107372828
发明名称：一种水/醇溶型非共轭聚合物界面材料及其有机太阳电池器件与制备方法
该案例的三项独立权利要求分别为：
1.一种水/醇溶型非共轭聚合物界面材料，其特征在于：该界面材料为聚乙烯吡啶或聚乙烯吡啶衍生物，所述聚乙烯吡啶或聚乙烯吡啶衍生物的结构式如下：
(1)聚乙烯吡啶
(2)离子化聚乙烯吡啶衍生物
(3)氧化聚乙烯吡啶衍生物
其中，n为重复单元数为10～1000；R为C1～C4的直链烷烃；X为Cl-，Br-，I-，CH3SO3-或者CF3SO3-；Y+Z＝1，0.01≤Z≤1。
2.权利要求1所述的一种水/醇溶型非共轭聚合物界面材料作为阴极修饰层的有机太阳电池器件，其特征在于，所述有机太阳电池器件结构有两种，其一为由下到上由衬底、阳极层、阳极修饰层、活性层、阴极修饰层和阴极层组成，其二为由下到上由衬底、阴极层、金属氧 化物、阴极修饰层、活性层、阳极修饰层和阳极层组成。
6.制备权利要求2所述的一种水/醇溶型非共轭聚合物界面材料作为阴极修饰层的有机太阳电池器件的方法，其特征在于，制备方法有两种，其中一种制备方法的具体步骤如下：(1)在衬底上通过溶液加工法或者真空蒸镀法依次制备阳极层、阳极修饰层和活性层；(2)将聚乙烯吡啶或者聚乙烯吡啶衍生物溶解在溶剂中，然后通过溶液加工法将聚乙烯吡啶或者聚乙烯吡啶衍生物制备于活性层上，获得阴极修饰层；(3)在阴极修饰层上通过溶液加工法或者真空蒸镀法制备阴极层，得到所述水/醇溶型非共轭聚合物有机太阳电池器件；另一种制备方法的具体步骤为：(1)在衬底上通过溶液加工法或者真空蒸镀法依次制备阴极层、金属氧化物层；(2)将聚乙烯吡啶以及聚乙烯吡啶的衍生物溶解在溶剂中，然后通过溶液加工法将聚乙烯吡啶以及聚乙烯吡啶的衍生物制备于金属氧化物上，获得阴极修饰层；(3)在阴极修饰层上通过溶液加工法制备活性层；(4)在活性层上通过溶液加工法或者真空蒸镀法制备阳极修饰层；(5)在阳极修饰层上通过溶液加工法或者真空蒸镀法制备阳极层，得到所述水/醇溶型非共轭聚合物有机太阳电池器件
审查员在一通中指出全部权利要求不具备专利法第22条规定的新颖性/创造性。
申请人答复一通时，将权利要求1-2修改为：
1.一种水/醇溶型非共轭聚合物有机太阳电池器件，其特征在于，所述器件结构有两种，其一为由下到上由衬底、阳极层、阳极修饰层、活性层、阴极修饰层和阴极层组成，其二为由下到上由衬底、阴极层、金属氧化物、阴极修饰层、活性层、阳极修饰层和阳极层组成。
2.根据权利要求1所述的一种水/醇溶型非共轭聚合物有机太阳电池器件，其特征在于：所述阴极修饰层为聚乙烯吡啶或聚乙烯吡啶衍生物。
案例分析：权利要求2是假从属于权利要求的1的独立权利要求。权利要求6是假从属于权利要求的2的独立权利要求。申请人的修改方式为删除权利要求1，将原独立权利要求2作为新的独立权利要求1，并且不包含原权利要求1的特征。对于此次修改，由于删除了原权利要求1对权利要求2的限定，权利要求2扩大了保护范围明显属于不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改的第一种情形“(l)主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。”而不予接受，因此在审查实践中不存在争议。
审查员继续审查，在三通指出所有的权利要求不具备专利法第22条3款规定的创造性。三通后申请人删除原全部权利要求，将主题名称为“一种水/醇溶型非共轭聚合物界面材料及其有机太阳电池器件与制备方法”具体实施例1,2作为两个新的独立权利要求1-2。
案例分析：对于上述修改，存在两种不同观点
观点一：认为新的独立权利要求1-2为说明书的具体实施例，其限定的技术方案在原始权利要求中未出现过，是主动增加新的独立权利要求，属于R51.3申请人答复审查意见通知书时提交的修改文本不是针对通知书指出的缺陷作出的，因而属于不予接受的第4种情形。此时审查员应当发出审查意见通知书，说明不接受该修改文本的理由，要求申请人在指定期限内提交符合专利法实施细则第51 条第3 款规定的修改文本。同时应当指出，到指定期限届满日为止，申请人所提交的修改文本如果仍然不符合专利法实施细则第51 条第3 款规定或者出现其他不符合专利法实施细则第51 条第3 款规定的内容，审查员将针对修改前的文本继续审查，作出驳回决定。
观点二：认为新的独立权利要求1-2要求保护的是制备有机太阳能电池的制备方法，该制备方法与原始的权利要求6中要求保护的“制备权利要求2所述的一种水/醇溶型非共轭聚合物界面材料作为阴极修饰层的有机太阳电池器件的方法”的技术方案内容有交叉，因此其技术方案在原始权利要求中出现过，而且这也是针对审查员指出的原全部权利要求1-9不具备创造性的缺陷进行的修改，不属于R51.3的第4种情形，应当予以接受。
在此，笔者针对上述的两个观点发表自己的一些看法，以供大家参考。
笔者认为，针对通知书指出的新颖性和/或创造性缺陷进行的修改，应该被理解为申请人根据审查员前次审查意见通知书所提供的现有技术文献，在原始的独立权利要求的基础上增加说明书或者从属权利要求的技术特征，通过上述修改克服新的权利要求不具备新颖性和/或创造性的缺陷。审查员在上述工作的基础上，仅通过补充检索申请人新增加的技术特征是否属于现有技术，从而对新提交的权利要求是否具有创造性做出判断。
审查员根据申请人三通后新增加的独立权利要求1-2的主题名称“一种水/醇溶型非共轭聚合物界面材料及其有机太阳电池器件与制备方法”无法确定申请人要保护的是产品还是方法。
（1）如果保护产品，其限定的技术方案在原始权利要求中未出现过，是主动增加新的独立权利要求，属于R51.3申请人答复审查意见通知书时提交的修改文本不是针对通知书指出的缺陷作出的，因而属于不予接受的第4种情形。
（2）如果保护方法，新的权利要求1-2的保护范围与原始权利要求6范围有交叉，它们是在原权利要求6的技术方案的基础上删除了一些技术特征A，之后增加了新的技术特征B，虽然范围有交叉，但其技术方案在原权利要求中仍然没有出现过，审查员无法仅通过补充检索申请人新增加的技术特征是否属于现有技术，从而对新提交的权利要求是否具有创造性做出判断。如果审查员接受了申请人新提交的独立权利要求1-2，审查员需要重新检索权利要求6删除技术特征A，加上技术特征B之后的技术方案，这无疑会加大审查员的工作量，延长审查程序。
因此笔者认为，审查员应当发出审查意见通知书，说明不接受该修改文本的理由，要求申请人在指定期限内提交符合专利法实施细则第51条第3款规定的修改文本。同时应当指出，到指定期限届满日为止，申请人所提交的修改文本如果仍然不符合专利法实施细则第51条第3款规定或者出现其他不符合专利法实施细则第51条第3款规定的内容，审查员将针对修改前的文本继续审查，作出驳回决定。
李克强总理4月27日主持的召开的国务院常务会议上确定知识产权领域“放管服”改革新举措，要进一步压缩商标专利审查周期。2021年中国知识产权保护高层论坛上，国家知识产权局局长申长雨表示，按照工作计划，到明年年底，我们的发明专利审查周期将压缩到16.5个月，高价值发明专利审查周期将压缩搭配13.8个月。加快审查消除积压一直是国家知识产权局的首要任务和责任。近几年随着各京外中心的成立，虽然国家知识产权局的审查能力有了大幅提升，但是目前的专利申请量依然逐年上升，2020年国家知识产权局受理的发明专利申请量为149.7万件，而2020年全年国家知识产权局审结的发明专利量为112万件，审查周期平均为20个月[2]，审查能力与申请量相比，还存在较大差距。这就要求审查员在不损害申请人相对合法权益的前提下尽量提高行政效率，达到行政工作效率和公平之间的平衡。同时要求申请人在撰写发明专利申请时应该针对申请所要保护的发明点进行周密细致的思考，使原始权利要求覆盖所要保护的发明点，不应借答复审查意见通知书时变换或增加独立权利要求，浪费审查资源，延长审查程序。
三、总结
本文通过案例分析结合自身的理解对专利法实施细则第51条第3款对专利申请文件的修改是否予以接受进行了探讨。希望能借此文对申请人撰写申请文件提供一些有益的启示，同时对审查员的审查实践提供一些参考借鉴。
参考文献
[1]中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南2010[M]. 北京：知识产权出版社，2010 ：244-245.
[2]知识产权局网站， www.cnipa.gov.cn